Resposta direta: sim. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou que a falta de renovação do registro de marca dentro do prazo legal leva à extinção definitiva do registro perante o INPI, mesmo que exista, ao mesmo tempo, um processo administrativo de caducidade em discussão sobre essa mesma marca. Os dois procedimentos são independentes, e um não substitui o outro.
Muitos empresários acreditam que, uma vez registrada a marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o direito está garantido para sempre. Não está. A proteção tem prazo de vigência, e o titular precisa agir para renová-la, sob pena de perder a marca de forma definitiva, inclusive para concorrentes.
O caso julgado pelo STJ: Profile x Profiler
A 4ª Turma do STJ analisou o caso da marca "Profile", registrada pela empresa IMT junto ao INPI em 1998. Em determinado momento, o INPI declarou a caducidade do registro por suposto desuso. A IMT recorreu administrativamente e conseguiu reverter essa decisão.
O problema é que, enquanto esse recurso tramitava, a IMT deixou de pedir a renovação do registro e de pagar as taxas correspondentes. Como resultado, o INPI declarou extinto o registro da marca por falta de prorrogação e, na sequência, concedeu à Michelin o registro da marca "Profiler", semelhante à anterior.
A IMT foi à Justiça tentar anular os atos administrativos, alegando que a pendência do processo de caducidade justificaria não ter renovado o registro a tempo. O STJ não aceitou esse argumento e manteve a extinção da marca, garantindo à Michelin o registro de "Profiler".
- Processo: REsp 1.878.735
- Relator: ministro Raul Araújo
- Decisão: por unanimidade, 4ª Turma do STJ
Por que o STJ decidiu assim?
Segundo o relator, o recurso administrativo interposto pela IMT contra a caducidade tinha efeito suspensivo, ou seja, mantinha o registro da marca plenamente válido durante a tramitação. Isso significa que todas as obrigações do titular continuavam em vigor, inclusive a de renovar o registro dentro do prazo previsto na Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96).
Para o ministro, o trâmite do processo de caducidade não é um evento imprevisível nem alheio à vontade da empresa, condições exigidas por lei para configurar "justa causa" e afastar a perda do prazo. Ou seja, não havia motivo legítimo para a IMT deixar de cumprir a obrigação de renovação.
Renovação e caducidade não são a mesma coisa
Um erro comum é confundir os dois institutos:
| Renovação | Caducidade | |
|---|---|---|
| O que é | Prorrogação do prazo de vigência do registro | Extinção do registro por falta de uso da marca |
| Quem inicia | O próprio titular da marca | Terceiro interessado, junto ao INPI |
| Consequência de ignorar | Extinção automática do registro | Possível cancelamento por desuso |
O ponto central da decisão do STJ é que um processo de caducidade em andamento não suspende nem substitui o dever de renovar o registro. São obrigações paralelas e independentes.
Quais os riscos de perder o prazo de renovação da marca
- Perda do direito exclusivo de uso da marca
- Possibilidade de um concorrente registrar marca idêntica ou semelhante, como ocorreu no caso Profile/Profiler
- Comprometimento do investimento em identidade visual, publicidade e reconhecimento junto aos clientes
- Necessidade de alterar embalagens, domínio, materiais publicitários e identidade da empresa
Como evitar a perda da marca por falta de renovação
- Trate o registro como ativo estratégico da empresa, não como um trâmite burocrático já resolvido.
- Monitore os prazos junto ao INPI, incluindo o prazo ordinário e o prazo extraordinário (com multa) de renovação.
- Mantenha os dados cadastrais atualizados no INPI, para receber notificações corretamente.
- Acompanhe publicações na Revista da Propriedade Industrial (RPI), que, segundo o STJ, são suficientes para dar ciência dos atos administrativos, mesmo sem notificação postal.
- Não suspenda a renovação por causa de outro processo em curso, como uma disputa de caducidade: são obrigações independentes.
- Conte com acompanhamento jurídico especializado em propriedade intelectual para reduzir o risco de perda por questões formais
Perguntas frequentes
O registro de marca no INPI dura para sempre? Não. O registro tem prazo de vigência determinado por lei e precisa ser renovado periodicamente, mediante pedido e pagamento de taxas ao INPI.
Um processo de caducidade suspende a obrigação de renovar a marca? Não. O STJ decidiu que o processo de caducidade em curso não afasta o dever do titular de requerer a renovação dentro do prazo legal, ainda que o recurso administrativo tenha efeito suspensivo sobre a caducidade em si.
O que acontece se a marca não for renovada a tempo? O INPI declara extinto o registro, e a marca fica disponível para que terceiros, inclusive concorrentes, solicitem seu registro, desde que preencham os requisitos legais.
Qual foi o processo julgado pelo STJ sobre esse tema? REsp 1.878.735, julgado pela 4ª Turma do STJ, envolvendo a disputa entre a marca "Profile" (titular: IMT) e "Profiler" (Michelin).
O que essa decisão significa para quem tem uma marca registrada
O recado do STJ é direto: ter uma marca registrada não significa que ela estará protegida para sempre, de forma automática. O titular precisa cumprir todas as obrigações previstas na legislação, especialmente os prazos de renovação, e isso vale mesmo quando existe um processo administrativo discutindo a validade do próprio registro.
O caso Profile x Profiler mostra, na prática, o que está em jogo: uma empresa que construiu uma marca ao longo de décadas perdeu esse direito por não observar um prazo formal, e um concorrente conseguiu registrar marca semelhante logo em seguida. Por isso, o acompanhamento contínuo do registro junto ao INPI deve ser tratado como parte da estratégia de proteção do patrimônio intelectual da empresa, e não como uma formalidade que se resolve de uma vez ao ser concluída.
Fonte: Migalhas, "STJ mantém extinção de marca por falta de renovação no prazo legal".